STJ mantém extinção de marca por falta de renovação no prazo

A 4ª turma do STJ manteve, por unanimidade, a extinção do registro da marca Profile por falta de requerer a renovação no prazo legal.
A Michelin teve o registro da marca semelhante Profiler reconhecido após a extinção de Profile, em registro alternativo.
O tribunal entendeu que o procedimento administrativo de caducidade em curso não configurava justa causa para deixar de renovar o registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
A IMT argumentou que o recurso administrativo possuía efeito suspensivo, mas o Superior Tribunal de Justiça manteve a extinção e o subsequente registro da Michelin.
O voto do relator, ministro Raul Araújo, foi pelo desprovimento do agravo interno, destacando a obrigação de renovar dentro dos prazos legais e a inexistência de ilegalidade na extinção nem no registro posterior.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve, por unanimidade, a extinção do registro da marca Profile, reconhecendo que o procedimento de caducidade em curso não afastava a obrigação de requerer a prorrogação junto ao INPI. A decisão também validou o posterior registro de marca semelhante pela Michelin, a marca Profiler.

O caso envolve a IMT, titular original da marca Profile, concedida pelo INPI em 1998. A caducidade foi declarada por desuso, houve recurso administrativo e reversão. Mesmo assim, a IMT deixou de solicitar a renovação da marca e de recolher as taxas de prorrogação, levando o INPI a extinguir o registro e a reconhecer a Michelin com a marca Profiler.

A 4ª turma do STJ entendeu que a pendência do procedimento de caducidade não configura justa causa para não renovar. O relator destacou que o recurso com efeito suspensivo manteve o registro vigente durante o trâmite do processo.

O que motivou a decisão

Representando a IMT, a advogada afirmou que a empresa não poderia ser punida pela falta de renovação enquanto o recurso administrativo contra a caducidade estava em trâmite, e que era contraditório exigir a renovação de um direito considerado extinto pela autarquia. Ela também alegou possível ausência de intimação regular das decisões.

Já a defesa da Michelin argumentou que a IMT perdeu o direito por não cumprir prazos legais. Embora o recurso tenha efeito suspensivo, a empresa deveria pagar as taxas de renovação. Também sustentou que a publicação na Revista da Propriedade Industrial seria suficiente para ciência dos atos, sem necessidade de notificação postal.

Voto do relator

O ministro Raul Araújo votou pelo desprovimento do agravo interno, mantendo que não houve justa causa para não requerer a prorrogação. O voto aponta que, com o efeito suspensivo do recurso, o registro permaneceu ativo durante a tramitação, cabendo à titular adotar as medidas previstas na lei para renovar.